新规考驾照费 - 招投标活动中专利侵权的法律风险分析

发布日期:2020-01-14   浏览数:108

来源:上海律协(本文系作者投稿)
作者:李峣 鲁灿 北京大成(上海)律师事务所
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在招投标活动中,招标人为生产经营目的而采购货物设备或技术方案时,是有可能涉嫌侵犯专利产品或方法专利的,相应会有一定的法律风险和责任。作为招标人和招标代理机构应当如何尽量防范侵权风险?以下将从专利侵权构成的法律角度,结合招投标活动的性质及进程进行法律分析。

编制招标文件的招标人是否会构成专利侵权?
依据我国《专利法》第十一条之规定:未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品均属于侵犯专利权的行为。
从该条规定可以看出,构成侵犯专利权的几种“行为”包括“制造、使用、许诺销售、销售、进口”,这其中大多数是针对产品制造商和销售商的行为约束,唯一与采购方有关的行为是“使用”。招标活动作为采购的一种重要方式,整个招标程序的完成是以招标人与中标人签订《中标合同》为结束的,投标人在参与投标时不能以侵犯专利权的产品和技术方案投标。而招标人的“招标”行为发生在“使用”之前,在《中标合同》没有实际履行之前,按理说招标人是不会构成专利侵权的。但事实上是这样吗?
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条第二款“明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”也就是说,招标人如果“明知”某种产品、方法属于专利产品、方法,想要采购该专利产品、方法,但又没有采用“单一来源”的采购方式直接向专利权人或经授权的经销商采购,而依然使用“招标”或其他竞争性的采购方式采购,在《招标文件》中对拟采购的货物设备、技术方案的描述又明确指向了专利产品、专利方法,使得投标人必须以侵犯专利权的产品、方法来投标,则招标人可能构成“积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为”,也构成侵犯专利权。招标代理机构经授权代为编制《招标文件》时主导或参与了“拟采购货物设备、技术方案”的编写,则也可能构成“教唆他人实施侵权行为”,即构成侵犯专利权的“共犯”。当然,这需要权利人提供招标人或招标代理机构“明知”的相关证据,权利人的举证责任不小。
没想到吧,编制《招标文件》就可能构成专利侵权,这也太容易“摊上事儿”了,那招标人和招标代理机构需要多么“小心翼翼”地编写采购需求才行呢?其实,这里的侵权构成中有一个关键词——“明知”。也就是说首先在编制采购需求时编制人要“明知”专利产品、方法,其次采购需求明确指向了这种专利产品、方法,起到“积极诱导”潜在投标人以专利产品、方法来投标的目的。一旦潜在投标人没有专利使用权却以侵权产品、方法投标,则该投标人以及编制《招标文件》的招标人、招标代理机构的行为均侵犯了专利权。但是,如果编制采购需求时并没有“明知”专利产品、方法的存在,只是以“实现某种采购结果”为目标,并没有要求投标人必须使用该专利产品、方法来投标,事实上也并不是只有这一种专利产品、方法能实现采购目标,这时候,编制招标需求的行为就不构成“教唆他人实施侵权行为”,也就不会侵犯专利权。

招标过程中投标人涉嫌侵犯专利权如何应对?
通过对上一个问题的分析,我们可以看出招标人、招标代理机构在编制《招标文件》时,可以对采购需求的描述加以严格控制,避免“诱导他人侵犯专利权”。而在《招标文件》并未明确指向专利产品、方法的情况下,投标人依然使用涉嫌侵犯专利权的产品、方法来投标,招标人、招标代理机构应当如何应对呢?
招投标实务中,笔者已多次遇到招标公司收到专利权人的维权请求,委托律师发函要求停止侵权行为,甚至向地方知识产权局行政投诉或向法院起诉。此时,如果招标人、招标代理机构并没有在《招标文件》中“诱导他人侵犯专利权”则无需承担侵权赔偿责任,因为即便专利权人能证明投标人的“许诺销售”行为构成侵权,也不能牵责于采购方,只能向该投标人追究侵权责任。也就是说在采购方实际“使用”侵权产品之前需要“明知”投标人侵权,仍积极诱导侵权行为的发生,才有可能构成“许诺销售”的共同侵权。
而往往专利权人一纸“维权函”发来时并没有明确的证据证明招标需求、投标产品、技术方案构成侵犯专利权,这里的“明确证据”应当是我国知识产权局或法院的生效认定和判决,而非专利权人的“自我陈述”。在这种情况下,还不足以认定投标人侵权或者《招标文件》引诱侵权,也就不足以否决该投标人或者修改《招标文件》。那是否需要暂停招投标活动等待专利权人获取构成侵权的“权威认定”呢?也没必要,因为这种认定往往需要较长的时间,短则几个月长则几年,这对招标人的采购活动影响太大,完全不现实。这时,通行的做法是要求投标人在投标文件中附上《承诺书》,承诺其投标所使用的产品、方法不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权,如果侵权则由其承担赔偿责任。
但是如果该投标人提供了《承诺书》并中标了,招标人是不是就能够“安心”使用中标产品、方法了呢?我们接着分析。

中标合同履行中被认定专利侵权承担什么责任?
招投标过程中,专利权人维权无需“参与”本次招投标活动,认为《招标文件》的采购需求描述构成“积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为”侵犯专利权的,专利权人可以依据我国《招标投标法实施条例》第二十二条,以“利害关系人”的身份对《招标文件》提出异议;认为投标人投标产品、方法侵犯专利权的,可以依据第六十条以“利害关系人”的身份对招投标活动提出投诉。但在确定中标人并与之签订《中标合同》后进入到履约阶段,招标人开始实际“使用”涉嫌侵犯专利权的产品、方法的过程中,一旦中标的货物设备、技术方案被确认侵犯他人专利权时,招标人会承担什么样的法律责任呢?
依据我国《专利法》第十一条:未经专利权人许可不得为生产经营目的“使用”专利产品或者专利方法,否则将构成侵犯专利权。而此时的“使用”行为并不要求“明知”,是一种无过错的侵权行为,是以使用事实为判断标准的,“侵权人”直接指向招标人。也就是说专利权人可以直接向招标人主张侵权责任,招标人将可能承担赔偿责任、停止“使用”专利产品或者专利方法或“被迫”与专利权人谈判以某种对价获得“专利使用权”。此时招标人会抗辩:在招投标过程中,中标人提供了《承诺书》承诺其投标产品、方法不构成侵权,即便构成侵权也由其承担赔偿责任。是的,这个《承诺书》是有作用的,但他的作用只限于招标人与中标人之间,而不能对抗专利权人。什么意思呢?这是中标人对招标人的免责承诺,属于“内部约定”,而专利权人因为招标人的“使用”行为向其主张侵权责任属于“外部行为”,不受该承诺的约束。招标人只有在赔偿或支付了专利使用费之后才能向中标人另行主张赔偿责任,将“损失”转嫁给中标人,但如果中标人没有赔偿能力,“苦果”也只有招标人自己承担了。所以,投标时的《承诺函》并不能“直接”免除招标人“使用”侵权产品、方法的侵权赔偿责任。
那招标人应该如何应对呢?是不是害怕构成“使用”侵权在招标过程中就把所有“可能”构成侵犯专利权的投标人都否决掉呢?(“宁可错杀一千不放过一个”)不可以!因为招标过程中,专利权人如果没有权威证据认定投标人侵权,招标人、评标委员会不能仅仅依据“涉嫌侵权”就将其否决。应当根据专利权人的“专利侵权比对”加以判断侵权可能性的大小,当然这对判断者的技术知识和专利法知识要求是很高的,必要时招标人可以委托专业的专利代理人、专利律师协助判断。如果判断后能够确认投标产品、方法侵权的,则可以直接否决其投标;如果确定不构成侵权或者侵权可能性很小,则可以允许该投标人继续参与投标;但如果侵权可能性比较大,并且该投标人中标了,可以在签订《中标合同》的同时要求中标人提供额外的担保,以减小招标人在《中标合同》履行过程中承担“使用”侵权责任后,难以向其“追偿到位”的风险。
但请注意,上述情形也是基于在招投标过程中有权利人主张专利权的前提,如果专利权人并未在招投标过程中站出来主张权利,而是待到签订《中标合同》后再站出来主张招标人的“使用”侵权责任,此时对招标人“主动”防止侵权的要求就过高。招标人不可能也没时间对所有投标人的投标材料做“专利侵权评估”,唯一的“救命稻草”就是要求所有投标人提供“不侵权”的《承诺书》了。
综上,随着我国对知识产权的保护力度加大,专利权人的维权意识和行动越来越普遍,而招投标活动大多数都是以“生产经营”为目的大金额采购行为,一旦涉及侵犯专利权,都将对招标人带来金钱或时间上的损失,对采购项目造成较大影响。因此,关注并重视招投标活动中的专利侵权法律风险,采用积极主动的防范措施控制侵权风险,是每个招标人以及招标代理机构不得不面对的问题。
法律依据
《中华人民共和国专利法》
第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》
第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
《中华人民共和国招标投标法实施条例》
第二十二条 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
第六十条 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
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原标题:《招投标活动中专利侵权的法律风险分析》